Un joyero de Córdoba, condenado a pagar 8.000 euros a Tous por fabricar y vender ositos falsificados

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un joyero de Córdoba a pagar 8.000 euros a la mercantil Tous en concepto de daños y perjuicios después de que una operación policial interviniera a este comerciante un total de 30 ositos similares a los de la marca catalana y maquinaria con la que los fabricaba.

La Audiencia Provincial de Alicante estima así, en parte, la sentencia de primera instancia que estableció una indemnización mayor. Los hechos en litigio se remontan a una intervención policial en 2013 en la que se incautaron, en un establecimiento del barrio de San Lorenzo, un total de 30 artículos y un troquel para la fabricación de productos con la forma de un osito. Tous alegó que la fabricación, comercialización, almacenamiento y distribución de estos productos por parte del demandado infringía sus derechos exclusivos sobre la marca.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante estimó íntegramente la demanda de Tous. Así, declaró la titularidad exclusiva de la marca sobre los derechos de propiedad industrial invocados, la infracción por parte del joyero cordobés y el derecho a que la marca fuera indemnizada. Condenó al procesado a cesar los actos infractores, retirar y destruir los productos, y a indemnizar a Tous conforme al criterio de la regalía hipotética, que incluía un canon de entrada de 24.000 euros y un royalty variable del 4% sobre las ventas de los productos infractores, cuantía a determinar en ejecución de sentencia. Asimismo, impuso al procesado una indemnización coercitiva de 600 euros diarios a partir de la firmeza de la sentencia hasta que no se produjera la cesión de esta infracción.

Frente a esta sentencia, el joyero interpuso un recurso de apelación en el que alegó que su tienda pequeña, frente a establecimientos de Tous, el precio más bajo que los originales y una calidad inferior de sus productos impedían el riesgo de confusión con los originales de Tous. También sostuvo que la figura del osito es común y que la marca no había probado el riesgo de confusión, identidad o aprovechamiento del renombre con informe pericial. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado casi todas sus pretensiones.

En primer lugar, el tribunal ha argumentado que Tous es una marca renombrada, por lo que, en este caso, la infracción no solo se basa en un riesgo de confusión, sino también en la posibilidad de que el público establezca un “vínculo o asociación” entre los signos, incluso con un menor grado de similitud si el renombre es intenso. Por ello, el tribunal ha concluido que existe una “similitud alta” entre la marca figurativa de Tous y los productos incautados al demandado, apreciable en los aspectos gráfico y conceptual, debido a la reproducción “palmaria” del diseño característico del osito. Esta similitud es suficiente para generar un vínculo. La sentencia subraya que, dado el renombre de la marca Tous, factores como el lugar de comercialización (tienda no oficial) o el precio inferior, “pierden relevancia” a la hora de apreciar dicho vínculo, ya que el público interesado puede asociar los productos o incluso creer que se trata de “ventas grises” de productos originales.

En un apartado de la resolución, la Audiencia califica la conducta del demandado como “parasitismo” al aprovecharse del poder de atracción y prestigio de Tous sin esfuerzo ni compensación.

Respecto a la acción de daños y perjuicios, la Audiencia Provincial sí ha estimado parcialmente el recurso en cuanto a la cuantificación de la indemnización. Aunque valida el método de la regalía hipotética seleccionado por Tous, el tribunal ha considerado que la cuantía fijada en primera instancia, basada en un informe pericial que usaba parámetros de licencias oficiales de Tous, no es directamente trasladable al caso dadas sus circunstancias. En ese sentido, la sentencia señala que se debe tener en cuenta el volumen de la infracción (30 piezas y un troquel), el mínimo beneficio económico obtenido y el ámbito territorial limitado de la actividad infractora (el taller-tienda en Córdoba).

Por ello, ha fijado el importe indemnizatorio en 8.000 euros, mientras que la indemnización coercitiva la ha mantenido en 600 euros diarios al no ser desproporcionada. Eso sí, la fecha a partir de la cual se tendrá que devengar la multa comenzará en la fase de ejecución de la sentencia, y no desde la firmeza de la misma, tal y como falló el juzgado de lo Mercantil.